小学生でも分かる特許法｜特許法第29条の2　拡大先願 ― まだ公開されていない「先に出された出願」にも負ける

小学生でも分かる特許法 ／ A. 特許要件・発明 #4

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出願した時点では世の中に知られていなかった。それでも、自分より先に出されていた他人の出願の中に同じ発明が書いてあれば、特許を受けられない――第29条の2は、新規性（第29条第1項）を「時間の壁」の向こう側まで広げるルールです。

LEVEL 1イメージでつかむ

郵便は届くまで中身が見えない

特許庁に出された出願は、すぐには公開されません。出願から1年6か月たってから、みんなに公開されます（出願公開）。つまり、ある発明が「もう誰かに出願されているか」は、しばらくの間、外からは見えないのです。

ここで問題が起きます。AさんがX発明を出願した。そのあと、Aさんの出願が公開される前に、BさんがX発明を出願した。Bさんが出願した時点で、X発明は世の中に知られていません（新規性はある）。でも、Aさんの出願が公開されたら、Bさんの発明は「もうAさんが書いていた発明」と分かってしまいます。

【図1】「見えていない郵便」のイメージ。Bさんの出願時点でX発明は公開されていないが、後から公開されたAさんの出願に書いてあったので、Bさんは特許を受けられない。

なぜBさんはダメなの？

特許は「新しい発明を世の中に公開してくれたごほうび」です。Bさんの発明は、Aさんの出願が公開されればどうせ世の中に知られるものでした。Bさんが公開しても、世の中に新しいものは何も増えません。だから、ごほうび（特許）はあげない、というわけです。

「請求した部分」だけでなく「書いてあった部分」全部と比べる

ここが第29条の2の大事なところです。Aさんが「特許がほしい」と請求した部分だけでなく、Aさんの出願書類（明細書や図面）に書いてあったこと全部と比べます。だから「拡大」先願と呼ばれます。

LEVEL 2条文の骨格

条文を読む

一文を4つのブロックに分ける

条文は長いですが、「本願」「他の出願（先の出願）」「発明者同一の除外」「出願人同一のただし書」の4ブロックに分けると読めます。

〔表1〕第29条の2の分解。Bの「日前」「後に公開等」がタイムラインの要件、Cが「拡大」の理由、D・Fが2つの例外。

flowchart TB
  A["本願の請求項に係る発明"] --> Q1{"本願の日前に出された
他の特許出願・実用新案登録出願があるか"}
  Q1 -- "ない" --> OK0["第29条の2の問題なし"]
  Q1 -- "ある" --> Q2{"その出願は、本願の後に
出願公開・特許掲載公報の発行・
実用新案掲載公報の発行がされたか"}
  Q2 -- "されていない" --> OK1["第29条の2の問題なし
（本願前に公開済みなら第29条第1項の問題）"]
  Q2 -- "された" --> Q3{"本願の発明は、その出願の
当初明細書等に記載された発明・考案と同一か"}
  Q3 -- "同一でない" --> OK2["第29条の2の問題なし"]
  Q3 -- "同一" --> Q4{"発明者が同一か"}
  Q4 -- "同一" --> OK3["適用なし（括弧書き）"]
  Q4 -- "同一でない" --> Q5{"本願の出願時に
出願人が同一か"}
  Q5 -- "同一" --> OK4["適用なし（ただし書）"]
  Q5 -- "同一でない" --> NG["特許を受けられない
（第29条の2）"]
  style NG fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F
  style OK0 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style OK1 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style OK2 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style OK3 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style OK4 fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F

【図2】第29条の2の当てはめの分岐図。上から順にチェックして、最後まで「NG側」に進んだときだけ拒絶理由になる。

第29条第1項・第39条との位置関係

flowchart LR
  subgraph K["本願より前に出願されたもの"]
    P1["本願の前に
公開された"]
    P2["本願の後に
公開された"]
    P3["同日に出願された"]
  end
  P1 --> R1["第29条第1項
新規性（刊行物等）"]
  P2 --> R2["第29条の2
拡大先願（当初明細書等全体）"]
  P2 --> R3["第39条
先願（請求の範囲どうし）"]
  P3 --> R3
  style R2 fill:#ECEBF8,stroke:#4A4F9C,color:#22303F

【図3】3つの条文の守備範囲。本願の前に公開されていれば第29条第1項、本願の後に公開されれば第29条の2。第39条は公開の有無に関係なく「請求の範囲どうし」を比べる。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 趣旨 ― なぜ「拡大」するのか

審査基準 第III部 第3章 1. は、趣旨を次のように説明しています（要旨）。後願が先願の出願公開等より前に出願されていても、後願の発明が先願の当初明細書等に記載された発明と同一なら、後願の公開は新しい技術を何も公開していない。「新しい発明の公開の代償として発明を保護する」という特許制度の趣旨からみて、そのような後願に特許を与えるのは適当でない。そして、第39条と異なり、比較対象が特許請求の範囲に限らず当初明細書等全体に及ぶことから「拡大先願」と呼ばれます。

2. 要件のチェックリスト

〔表2〕第29条の2の要件チェックリスト。①〜④が適用要件、⑤⑥が適用除外。

3. 「同一」の判断 ― 実質同一を含む

審査基準 第III部 第3章 3.2 は、本願の発明と他の出願の当初明細書等に記載された発明との対比・判断を、新規性・進歩性の審査の手法に準じて行うとし、次の場合に「同一」とします（要旨）。

〔表3〕同一性の判断（審査基準 第III部 第3章 3.2 の要旨）。新規性の判断（第29条第1項）では「実質同一」の概念は使わない点が違い。

4. 発明者同一・出願人同一の判断

〔表4〕2つの適用除外の比較。出願人の同一は「本願の出願時」で判断する点が短答の頻出ポイント。

5. 3つの条文の比較表

〔表5〕第29条第1項・第29条の2・第39条の比較。第39条の詳細は先願の記事で扱います。

6. 特殊な出願の扱い

〔表6〕特殊な出願が「他の出願」となる場合の扱い。

7. 試験での問われ方

〔表7〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。

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