小学生でも分かる特許法｜特許法第29条第1項　新規性 ― 「もう世の中にあるもの」には特許を出さない

小学生でも分かる特許法 ／ A. 特許要件・発明 #2

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特許は、まだ世の中に無いものに与えられます。出願より前に知られていた発明は、たとえ自分で考えたものでも特許になりません。どこまでが「知られていた」なのか、いつの時点で区切るのか。第29条第1項は、この線引きを3つの号で決めています。

LEVEL 1イメージでつかむ

「一番はじめに考えた人」ではなく「まだ誰も知らないこと」

自由研究の発表会で、「新しい発見をした人に賞をあげます」と言われたとします。あなたは一生けんめい考えて、「氷に塩をかけると、もっと冷たくなる」ことを見つけました。ところが、それは去年の理科の教科書に書いてありました。

この場合、あなたは自分の力で見つけたのに、賞はもらえません。もう世の中に知られていることだからです。特許も同じです。特許は「頭のよさ」に対するごほうびではなく、「世の中にまだ無いものを教えてくれたこと」に対するごほうびだからです。

【図1】新規性の基本の考え方。出願のときを境にして、それより前に「知られていた」発明は特許にならない。「知られていた」には3つのかたちがある。

自分でしゃべってしまっても、だめになる

ここが直感に反するところです。他人が先に知っていた場合だけでなく、自分が出願前にしゃべってしまった場合も、その発明は「知られた発明」になります。発表会で先に自慢してから出願すると、自分の発表が自分の特許をつぶすのです。

「それは厳しすぎる」と思ったあなたは正しくて、そのための救済が第30条（新規性喪失の例外）に用意されています。ただし例外は自動では働きません。決められた期間内に出願し、決められた書面を出す必要があります。

LEVEL 2条文の骨格

柱書 ― 「除き」で新規性が入ってくる

第29条第1項は、まず柱書で「特許を受けることができる」と書き、そのあとの「次に掲げる発明を除き」で例外を作る構造になっています。新規性は、この除外のほうに書かれています。

この一文には、性質の違う2つの要件が同居しています。

〔表1〕第29条第1項柱書に含まれる要件。発明該当性と産業上の利用可能性は第2条・第29条第1項柱書の記事で扱う。本記事は3つめの新規性を扱う。

第1号〜第3号 ― 3つの号の原文

3つの号は、共通部分と固有部分に分けると見通しがよくなります。

【図2】各号の構造。「特許出願前に日本国内又は外国において」が共通部分で、そのあとに各号固有の類型が続く。

〔表2〕各号の類型と典型場面。第1号は人が知った状態、第2号は実施という行為、第3号は情報が載った媒体に着目している。

新規性がないときに何が起きるか

第29条第1項は「特許を受けることができる」という書き方なので、それ自体は拒絶の手続を定めていません。拒絶の根拠は第49条にあります。

第49条第2号は第29条を丸ごと挙げているので、第29条第1項各号（新規性）でも、第1項柱書（発明該当性・産業上の利用可能性）でも、第2項（進歩性）でも、拒絶理由の号は同じ第2号です。号が分かれていないのは、試験で狙われるところです。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 「特許出願前」は時・分・秒まで見る

受験生が最初につまずくのがここです。「出願前」を日単位で考えると、同じ日に公開された文献を引用できるのかが判断できません。審査基準は明示しています。

〔表3〕同日の扱い。原則は時・分・秒まで見るが、外国刊行物で同日の場合は「前であることが明らかな場合のほか」は出願前として扱わない、という運用上の絞りがある。

2. 判断の順序 ― 認定してから対比する

新規性の判断は「似ているかどうか」の感覚的な作業ではなく、決まった順序をたどります。審査基準 第III部 第2章 第3節の構成が、そのまま手順になっています。

flowchart TB
  A["請求項に係る発明の認定
（第3節 2.）"] --> B["引用発明の認定
（第3節 3.）"]
  B --> C["請求項に係る発明と引用発明との対比
（第3節 4.）"]
  C --> D{"相違点があるか"}
  D -- "ある" --> E["新規性あり
→ 次に進歩性（第29条第2項）へ"]
  D -- "ない" --> F["新規性なし
→ 第29条第1項各号により拒絶（第49条第2号）"]
  A2["請求項に係る発明が明確でない場合
→ 認定を行わない（第3節 2.3）"]
  A --- A2
  style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style F fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F
  style A2 fill:#F4F1E8,stroke:#DCD7CC,color:#22303F

【図3】新規性判断のフロー。認定→認定→対比→相違点の有無、の順で進む。節番号は審査基準 第III部 第2章 第3節のもの。

3. 請求項に係る発明の認定（第3節 2.）

対比の一方の当事者である「請求項に係る発明」は、請求項の記載に基づいて認定します。明細書で上書きするのではありません。

〔表4〕請求項に係る発明の認定（審査基準 第III部 第2章 第3節 2.）。2.3に当たる請求項は、新規性の判断以前に認定ができない。

4. 引用発明の認定（第3節 3.）― 各号の意義

もう一方の当事者が引用発明です。審査基準は、先行技術を示す証拠に基づいて引用発明を認定するとしたうえで、4つの類型ごとに定義を置いています。

〔表5〕引用発明の4類型（審査基準 第III部 第2章 第3節 3.1.1〜3.1.4）。定義の文言は審査基準のもの。節番号の並びが第1号〜第3号の順ではなく刊行物から始まっている点に注意。

「記載されているに等しい事項」

参酌する技術常識は本願の出願時のものです。刊行物が発行された時点の技術常識ではありません。一方、第1号（3.1.3）では講演、説明会等の時における技術常識、第2号（3.1.4）では発明が実施された時における技術常識を参酌するとされています。基準時が類型ごとに違います。

〔表6〕技術常識の基準時。刊行物系は出願時、公知・公用系はその事実があった時。取り違えやすい。

引用発明にできない場合

審査基準は、記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を引用発明とすることはできない、としています。さらに、実施可能性の観点から次の絞りを置いています。

〔表7〕引用発明適格が否定される場合（審査基準 第III部 第2章 第3節 3.1.1）。「書いてあるが作れない」文献は引用発明にならない。

ウェブページ等に固有の要件

第3号後段については、掲載されている事項が掲載時期にその内容のとおりにそのウェブページ等に掲載されていたことが必要とされています。時期の記載がない場合は、審査官が掲載に権限を有する者から証明を得て、出願時より前であれば引用できるとされています。

5. 頒布時期の推定（第3節 3.1.1(2)）

刊行物の「頒布された時」は、発行日の記載の形式に応じて推定されます。日付が粗く書かれている場合は、その期間の終了時に寄せるのが基本です。

〔表8〕頒布時期の推定（審査基準 第III部 第2章 第3節 3.1.1(2)）。記載が粗いほど遅い時点に推定されるため、出願人に不利にならない向きに働く。

6. 上位概念・下位概念の扱い

先行技術を示す証拠が発明を上位概念で表現している場合、その証拠から下位概念の発明を引用発明として取り出すことはできません。審査基準は次のように述べています。

【図4】上位概念・下位概念の非対称性。引用文献が上位概念のときは下位概念の発明を取り出せない（3.2）。方向によって結論が変わる。

7. 対比の手法（第3節 4.）

〔表9〕対比の3つの手法（審査基準 第III部 第2章 第3節 4.）。4.1の「二以上の引用発明の組み合わせ禁止」が新規性と進歩性を分ける決定的な違い。

選択肢を有する請求項（マーカッシュ形式）

4.1は、選択肢を有する請求項について、選択肢中のいずれか一の選択肢のみをその選択肢に係る発明特定事項と仮定した対比を認めています。5.1はその帰結として、一の選択肢のみを仮定したときの請求項に係る発明と引用発明とに相違点がない場合は、新規性を有していないと判断するとしています。選択肢が10個あって1個だけ公知なら、その請求項は新規性を失います。

8. 審査の進め方（第3節 5.2）

flowchart LR
  A["審査官が新規性なしの
心証を得る"] --> B["第29条第1項各号により
特許を受けることができない旨の
拒絶理由通知"]
  B --> C["出願人：手続補正書による補正／
意見書・実験成績証明書等による
反論・釈明"]
  C --> D{"審査官が心証を
維持できるか"}
  D -- "維持できない" --> E["拒絶理由は解消"]
  D -- "維持する" --> F["拒絶査定"]
  style E fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style F fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

【図5】新規性の判断に係る審査の進め方（審査基準 第III部 第2章 第3節 5.2）。拒絶理由の解消は「心証を得られない状態になった場合」という基準で語られている。

9. 基準時が動く出願（第3節 6.）

新規性の基準時は原則として現実の出願時ですが、出願の種類によって遡ります。

〔表10〕基準時が遡る出願（審査基準 第III部 第2章 第3節 6.）。分割・変更は第44条第2項・第46条、国内優先権は第41条第2項、パリ優先権は第43条の各記事と合わせて読む。

10. 後知恵の禁止（第3節 3.3）

後知恵の警告は進歩性の論点として語られることが多いのですが、引用発明の認定の段で置かれている点に意味があります。認定の時点で曲解が入れば、そのあとの対比は最初から狂います。

11. 試験での問われ方

〔表11〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。

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