小学生でも分かる特許法｜特許法第104条の3・第104条の4　権利行使の制限・主張の制限 ― 裁判所でも「その特許は無効だ」と言える。ただし蒸し返しはできない

小学生でも分かる特許法 ／ C. 特許権の効力・実施権・侵害 #38

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侵害で訴えられた側は、無効審判を起こさなくても、裁判の中で「その特許は無効にされるべきものだ」と主張して権利行使を止められます（第104条の3）。一方で、判決が確定した後に無効審決や訂正審決が出ても、それを理由に判決をひっくり返すことはできません（第104条の4）。特許庁と裁判所の「ダブルトラック」を調整する2条文です。

LEVEL 1イメージでつかむ

「特許庁」と「裁判所」の2つの道

特許が無効かどうかを決めるのは、本来は特許庁の無効審判（第123条）です。でも、侵害で訴えられた人が「この特許は本当は無効だ」と思ったとき、わざわざ特許庁に無効審判を起こして、その結論を待ってからでないと裁判で争えない、というのでは時間がかかりすぎます。

そこで第104条の3は、裁判所の中で「この特許は無効審判で無効にされるべきものだ」と主張できることにしました。裁判所がそう認めれば、特許権者は権利を行使できません（無効の抗弁）。

【図1】ダブルトラックのイメージ。

判決が出た後の「やっぱり無効でした」は通らない

裁判で「侵害だから賠償せよ」という判決が確定した後で、特許庁の無効審判で特許が無効になったとします。侵害者は「特許が無効だったのだから、判決をやり直して（再審）お金を返してほしい」と言いたくなります。でも、それを認めると裁判の結論がいつまでも安定しません。第104条の4は、こういう再審を認めないことにしました。

LEVEL 2条文の骨格

〔表1〕第104条の3の分解。

〔表2〕第104条の4の分解。第3号の範囲は特許法施行令第8条。権利者側勝訴の場合は訴訟で立証された事実以外、敗訴の場合は訴訟で立証された事実を根拠とする取消し・無効を防ぐための訂正決定・審決が対象。

flowchart TB
  A["侵害訴訟"] --> B["被告：無効の抗弁（第104条の3第1項）"]
  B --> C{"裁判所の判断"}
  C -- "無効にされるべきと認める" --> D["請求棄却（権利行使不可）"]
  C -- "認めない" --> E["侵害の成否を判断 → 判決"]
  B -. "遅延目的なら却下（第2項）" .-> X["抗弁却下"]
  A --> F["原告：訂正の再抗弁（訂正により無効理由が解消し、かつ訂正後も侵害）"]
  E --> G["終局判決の確定"]
  G --> H{"その後に無効審決・訂正審決が確定"}
  H --> I["再審でその確定を主張できない（第104条の4）"]
  style D fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F
  style I fill:#FDEDED,stroke:#B23A3A,color:#22303F

【図2】侵害訴訟における無効の抗弁と判決確定後の制限。

LEVEL 3要件・例外・試験での問われ方

1. 沿革 ― キルビー判決から第104条の3へ

〔表3〕第104条の3の沿革。

2. 「訂正の再抗弁」

被告が無効の抗弁を出したとき、特許権者は「訂正審判（または訂正の請求）により無効理由が解消され、かつ訂正後の請求項でも被告製品は技術的範囲に属する」と主張して対抗できます。これを訂正の再抗弁といいます。判例は、訂正の再抗弁には原則として現に訂正審判の請求等をしていることを要するとしつつ、訂正審判を請求できない状況（無効審判係属中で訂正の請求の機会がない等）では例外を認めています。

3. 無効の抗弁と無効審判の比較

〔表4〕無効の抗弁と無効審判の比較。第168条は必要な場合の手続中止と、裁判所・特許庁間の通知等を規定する。

4. 第104条の4が防ぐ「蒸し返し」

flowchart LR
  A["侵害訴訟で被告敗訴
（無効の抗弁が認められず）"] --> B["判決確定・損害賠償を支払い"]
  B --> C["その後、無効審判で無効審決が確定"]
  C --> D{"再審で『特許は無効だった』と主張できるか"}
  D -- "改正前" --> E["再審事由（民訴法第338条第1項第8号）に当たりうる → 判決取消し・返還の争い"]
  D -- "現行（第104条の4）" --> F["主張できない → 判決は維持"]
  style F fill:#E6F5F3,stroke:#1F8A83,color:#22303F

【図3】第104条の4の効果。侵害訴訟で無効の抗弁を尽くす機会があった以上、判決確定後の蒸し返しを認めない。民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由との関係で、第104条の4は所定の決定・審決の確定の主張を制限する。

〔表5〕第104条の4の3つの対象。被告側・原告側の双方の蒸し返しを防ぐ。

5. 試験での問われ方

〔表6〕試験での問われ方の整理。傾向の記述は本記事作成者の整理であり、出題を保証するものではありません。

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